Já falamos algumas vezes sobre infrações e até multas por uso indevido de marcas, como nesse post, mencionando possíveis maneiras de infringir uma marca registrada de terceiros. Hoje vamos mostrar um caso prático de como a utilização indevida de uma marca pode trazer diversos riscos, mesmo que você não esteja agindo de má fé.

BACKGROUND

Em outubro de 2018, recebemos o contato de um empreendedor (vamos chamá-lo de Marcos) que acabara de abrir seu negócio - um bar em uma capital do Nordeste com a temática de Rock n’ Roll.

Com o intuito de trazer o espírito do gênero musical para seu bar e criar um ambiente diferenciado, o empreendedor decidiu usar um símbolo vinculado a uma mundialmente conhecida banda de Rock em sua logomarca, modificando algumas cores e acrescentando novos elementos. Por ser um símbolo amplamente divulgado há quase meio século, Marcos imaginou que este já era domínio público, livre para uso de qualquer pessoa.

Agindo de boa-fé, Marcos chegou até a fazer o pedido de registro de sua marca no INPI, sem contar com a ajuda de especialistas e sem fazer a busca de anterioridades.

Os meses se passaram e o empreendedor investiu na divulgação de seu bar: criou suas redes sociais; preparou placas para a fachada do estabelecimento, usando a logomarca criada; imprimiu cartões e flyers para divulgação e tudo mais. As coisas iam bem, até que ele recebeu uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca!

A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O documento recebido pelo dono do bar alegava que ele estava utilizando de forma indevida uma marca registrada pela famosa banda de Rock e requisitava a adoção de algumas providências imediatas, sob o risco de ações jurídicas e criminais, visto que copiar uma marca corresponde a uma infração de concorrência desleal (Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96). As providências pedidas foram:

• Desistência imediata do pedido de registro da marca do bar no INPI
• Cessão de todo e qualquer uso da marca ‘imitada’ em qualquer meio, incluindo redes sociais e na fachada do bar.
• Indenização de R$ 10.000,00 pelos danos causados à marca da banda.

Além disso, foi definido um prazo de poucos dias para a resposta à notificação e cumprimento das providências.

RESOLVENDO A SITUAÇÃO

Diante dos riscos e alegações feitas na notificação extrajudicial, o empreendedor procurou o Ilupi para ajudá-lo na solução do caso. Seu principal medo era que, por se tratar de um pequeno negócio regional e com pouco tempo de vida, o pagamento da indenização iria decretar o fim das atividades do bar.

Em nosso primeiro contato, ficou evidente que o caso realmente se tratava de uma infração de marca e que a banda de Rock tinha razão em suas alegações. Sendo assim, era necessário negociarmos uma solução amigável e que não envolvesse o pagamento das indenizações.

O primeiro passo foi o cancelamento do pedido de registro da marca, no INPI. Foi um processo simples e rápido, em que já tínhamos o protocolo de desistência em poucas horas. Além disso, aconselhamos o cliente a tirar a marca de suas redes sociais, da fachada da loja e que parasse qualquer divulgação até a resolução do caso.

Posteriormente, iniciamos a preparação de uma contra notificação, explicando para o titular da marca que Marcos não agiu de má-fé e que o uso indevido do símbolo ocorreu devido à sua falta de conhecimento na área de Propriedade Intelectual. Inclusive, foi apenas no momento do recebimento da notificação extrajudicial que Marcos se deu conta da infração.

Por fim, precisamos argumentar com o notificante que o impacto causado pelo uso da marca foi pequeno, visto que se tratava de um pequeno negócio nascente. Dessa forma, negociamos a resolução do caso de forma amigável, sem a necessidade do pagamento da multa, visto que esta faria com que o negócio fechasse as portas.

Felizmente, a banda de Rock entendeu que nosso cliente não agiu de má-fé e aceitou suspender a cobrança das indenizações, percebendo que ele demonstrou muita cooperação para resolver o problema.

APRENDIZADOS

No caso apresentado, foi possível solucionar a situação de forma tranquila e sem grandes indenizações. Porém, nem sempre é assim! Na disputa entre as academias Smart Fit e Stilo Fit, a decisão coube à justiça e foi favorável à primeira, entendendo que a segunda estava se aproveitando de sua credibilidade e visibilidade para atrair clientes. Nesse caso, a justiça decidiu pelo pagamento de R$ 2.000,00 por dia de infração.

Assim, fica evidente que, mesmo agindo de boa-fé, infrações de marcas são grandes riscos para qualquer negócio e deve-se ficar atento para evitar imitações, mesmo que de forma involuntária.

A forma mais segura de evitar casos similares é com o apoio de especialistas em propriedade intelectual, que irão te auxiliar em todo o processo de registro de marcas, desde a busca de anterioridades até o protocolo e acompanhamento do processo.

Ficou com alguma dúvida ou precisa de apoio em processos relacionados à sua marca? Entre em contato conosco!